Das BPatG verletzt das rechtliche Gehör, wenn es hinweislos die Einschätzung des DPMA als unsubstantiiert einschätzt:

BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I ZB 40/09
vom
24. Juni 2010
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Marke Nr. 305 16 820
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
LIMES LOGISTIK
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1, § 83 Abs. 3 Nr. 3
Eine Verletzung des Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs i.S. von § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG kann vorliegen, wenn das Deutsche Patent- und Markenamt in einem Löschungsverfahren wegen bösgläubiger Markenan-meldung einen wertvollen Besitzstand des Löschungsantragstellers zum Zeitpunkt der Markenanmeldung bejaht hat und das Bundespatentgericht das Vorbringen als unsubstantiiert seiner Entscheidung zugrunde legt, ohne ei-nen richterlichen Hinweis zu erteilen.
BGH, Beschluss vom 24. Juni 2010 – I ZB 40/09 – Bundespatentgericht
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 24. Juni 2010 durch die Richter Dr. Bergmann, Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Kirchhoff
beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der an Verkün-dungs Statt am 28. April 2009 zugestellte Beschluss des 32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.
Gründe:
I. Für den Markeninhaber ist seit dem 1. März 2006 die am 21. März 2005 angemeldete Marke Nr. 305 16 820
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für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 19, 35, 37, 39 und 41 bis 44 eingetragen.
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Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Lö-schung der Marke beantragt, weil der Markeninhaber bei der Anmeldung bös-gläubig gewesen sei.
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Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Lö-schung der Marke angeordnet und entschieden, dass der Antragstellerin keine Kosten erstattet werden.
Auf die Beschwerde des Markeninhabers hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und den Löschungsantrag der Antragstellerin sowie ihre gegen die Kostenentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts gerichtete Anschlussbeschwerde zu-rückgewiesen (BPatG, Beschl. v. 28.4.2009 – 32 W(pat) 77/07, juris).
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Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde, mit der sie die Versagung des rechtlichen Gehörs rügt.
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II. Das Bundespatentgericht hat die Auffassung vertreten, die Marke sei nicht i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG bösgläubig angemeldet worden. Die Anmeldung sei weder rechtsmissbräuchlich noch wettbewerbswidrig erfolgt. Eine Löschung der Marke unter dem Gesichtspunkt der Störung eines schutz-würdigen Besitzstands komme nicht in Betracht, weil die Antragstellerin einen solchen Besitzstand nicht substantiiert dargetan und ihren vom Markeninhaber bestrittenen Vortrag zudem nicht unter Beweis gestellt habe. Es lasse sich auch nicht feststellen, dass der Markeninhaber die Marke in der Absicht angemeldet habe, sie zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen.
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III. Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat Erfolg.
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1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Rechtsbe-schwerde ist zulässig. Ihre Statthaftigkeit folgt daraus, dass ein im Gesetz auf-geführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensman-gel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Gehörs und hat dies im Einzelnen begründet. Auf die Frage, ob die erhobenen Rügen durchgreifen, kommt es für die Statthaftigkeit des Rechtsmit-tels nicht an (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschl. v. 20.5.2009 – I ZB 53/08, GRUR 2009, 992 Tz. 10 = WRP 2009, 1104 – Schuhverzierung).
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2. Die Rechtsbeschwerde ist auch begründet. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts beruht auf einer Verletzung des rechtlichen Gehörs der Antragstellerin.
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a) Die Bestimmung des Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten ei-nes gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gelegenheit erhalten, sich zu dem einer gerichtlichen Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt vor Erlass der Ent-scheidung zu äußern. Dazu gehört auch, dass die Verfahrensbeteiligten bei Anwendung der von ihnen zu verlangenden Sorgfalt erkennen können, auf wel-chen Tatsachenvortrag es für die Entscheidung ankommen kann. Aus Art. 103 Abs. 1 GG ergibt sich zwar keine Verpflichtung des Gerichts, vor der Entschei-dung auf seine Rechtsauffassung hinzuweisen oder allgemein von seinem Fra-ge- und Aufklärungsrecht Gebrauch zu machen. Es stellt jedoch eine Versa-gung des rechtlichen Gehörs dar, wenn das Gericht ohne vorherigen Hinweis Anforderungen an den Sachvortrag stellt, mit denen auch ein gewissenhafter und kundiger Verfahrensbeteiligter – selbst unter Berücksichtigung der Vielzahl vertretbarer Rechtsauffassungen – nach dem bisherigen Verfahrensverlauf nicht zu rechnen brauchte, weil dies im Ergebnis der Verhinderung des Vortrags ei-nes Verfahrensbeteiligten gleichkommt (vgl. BVerfGE 84, 188, 190; BVerfG NJW 1994, 1274).
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b) Die Rechtsbeschwerde rügt mit Erfolg, das Bundespatentgericht habe den Anspruch der Antragstellerin auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt, indem es deren Vorbringen zu einem wertvollen Besitzstand mit der Begrün-dung nicht berücksichtigt habe, der Vortrag sei unsubstantiiert. Mit dieser Beur-teilung brauchte die Antragstellerin ohne richterlichen Hinweis nach dem bishe-rigen Verfahrensverlauf nicht zu rechnen.
aa) Nach der Rechtsprechung des Senats ist von einer Bösgläubigkeit des Anmelders auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt. Das Markengesetz knüpft an die Rechtsprechung zum au-ßerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch aus § 1 UWG a.F. oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Die zu diesem Anspruch entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des An-melders unter Geltung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. heranzuziehen (BGH, Beschl. v. 30.10.2003 – I ZB 9/01, GRUR 2004, 510, 511 = WRP 2004, 766 – S100; Beschl. v. 2.4.2009 – I ZB 8/06, GRUR 2009, 780 Tz. 11 = WRP 2009, 820 – Ivadal). Sie gelten nach der Novellierung des § 50 Abs. 1 MarkenG unter der Einführung des Eintragungshindernisses der bösgläubigen Marken-anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG weiter, weil hierdurch die für die bösgläubige Markenanmeldung bestehenden Maßstäbe nicht geändert werden sollten, sondern das Entstehen ungerechtfertigter Markenrechte im Interesse der Rechtssicherheit bereits im Eintragungsverfahren verhindert werden sollte (vgl. Begründung zu Art. 2 Abs. 9 Nr. 1 lit. c und Nr. 5 lit. a des Regierungsent-wurfs eines Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts – Ge-schmacksmusterreformgesetz, BT-Drucks. 15/1075, S. 67 f.). Eine bösgläubige Markenanmeldung kommt danach in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähn-liche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben
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zu haben, und wenn besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstän-de können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwür-digen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitz-stands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Be-zeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen (vgl. BGH GRUR 2009, 780 Tz. 13 – Ivadal; zu § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F.: BGH, Urt. v. 10.8.2000 – I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 – EQUI 2000; zu § 4 Nr. 10 UWG: BGH, Urt. v. 26.6.2008 – I ZR 190/05, GRUR 2008, 917 Tz. 20 = WRP 2008, 1319 – EROS; vgl. auch zu Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV: EuGH, Urt. v. 11.6.2009 – C-529/07, Slg. 2009, I-4893 = GRUR 2009, 763 Tz. 53 – Lindt & Sprüngli/Hauswirth).
bb) Das Deutsche Patent- und Markenamt hatte in der Löschungsent-scheidung einen wertvollen Besitzstand der Antragstellerin aufgrund der von ihr ergriffenen Maßnahmen im Rahmen der Gründung ihres Geschäftsbetriebs be-jaht. Im Beschwerdeverfahren ist der Markeninhaber dieser Beurteilung nur bei-läufig mit Schriftsatz vom 27. November 2007 entgegengetreten. In der mündli-chen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht hat die Antragstellerin den von ihr im Jahr 2004 unter der angegriffenen Bezeichnung erzielten Umsatz zusätz-lich zu dem bisherigen Vorbringen mit 700.000 € beziffert.
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Unter diesen Umständen hätte das Bundespatentgericht die Antragstelle-rin darauf hinweisen müssen, dass es ihren Vortrag zu einem wertvollen Besitz-stand nicht als ausreichend und die Umsatzangaben als unsubstantiiert ansah und ohne weitere Darlegungen und einen Beweisantritt auch nicht beabsichtig-te, den Sachverhalt von Amts wegen nach § 73 MarkenG zu ermitteln. Ohne
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einen solchen Hinweis brauchte die Antragstellerin nach dem bisherigen Ver-fahrensverlauf nicht damit zu rechnen, das Bundespatentgericht werde einen wertvollen Besitzstand verneinen. Einen entsprechenden Hinweis hat das Bun-despatentgericht nicht erteilt.
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cc) Die angefochtene Entscheidung beruht auch auf der Versagung rechtlichen Gehörs.
(1) Ein Gehörsverstoß i.S. von § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG setzt voraus, dass die angefochtene Entscheidung auf der Versagung rechtlichen Gehörs beruht oder beruhen kann. Liegt der Gehörsverstoß in der Verletzung einer Hinweispflicht, muss mit der Rüge ausgeführt werden, wie die betreffende Par-tei auf einen Hinweis reagiert hätte, weil nur so das Rechtsbeschwerdegericht beurteilen kann, ob die angefochtene Entscheidung auf dem Gehörverstoß be-ruht (vgl. BGH, Beschl. v. 24.4.2008 – I ZB 72/07, GRUR 2008, 1126 Tz. 12 = WRP 2008, 1550 – Weisse Flotte).
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(2) Die Rechtsbeschwerde hat dargelegt, die Antragstellerin habe unter dem mit der Marke übereinstimmenden Zeichen im Jahr 2004 Umsätze von annähernd 450.000 € und im Jahr 2005 von 627.000 € erzielt und hat hierzu Aufstellungen und Rechnungsdurchschriften vorgelegt. Unter diesen Umstän-den ist im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht auszuschließen, dass die Antrag-stellerin zu dem für das Vorliegen der Voraussetzungen der bösgläubigen Mar-kenanmeldung maßgeblichen Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung der angegriffenen Marke am 1. März 2006 (vgl. BGH GRUR 2009, 780 Tz. 11 – Ivadal) über einen wertvollen Besitzstand verfügte.
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Die Rechtsbeschwerde hat weiter geltend gemacht, im Falle eines Hin-weises hätte die Antragstellerin die Unterlagen über die von ihr unter der Be-
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zeichnung „LIMES LOGISTIK“ erzielten Umsätze vorgelegt und sich auf das Zeugnis des Peter S. hierzu berufen. Das Bundespatentgericht hat – von sei-nem Standpunkt folgerichtig – keine Feststellungen zu der Frage getroffen, ob die Markenanmeldung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands der Antrag-stellerin erfolgt ist. Für das Rechtsbeschwerdeverfahren ist daher zugunsten der Antragstellerin davon auszugehen, dass der Markeninhaber die angegriffe-ne Marke mit einer entsprechenden Zielsetzung angemeldet hat.
IV. Die Begründetheit der Rüge nach § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sa-che zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentge-richt (§ 89 Abs. 4 MarkenG).
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Bergmann Pokrant Büscher
Schaffert Kirchhoff
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.12.2008 – 32 W(pat) 77/07 –